Puede darse la paradoja de que dos marcas que inducen a confusión al público convivan en el mercado ambas concedidas, a pesar de que el riesgo de confusión es causa de prohibición de registro de marcas. En teoría, la Administración del Estado en materia de marcas, en España, la OEPM, no puede denegar el registro de una marca solicitada que contenga un riesgo de confusión con una marca anterior, si esta no ha formalizado oposición.
¿Cómo es posible que esto ocurra? Porque ha fallado la búsqueda informática por la que se hubiera debido avisar a la marca anterior de la existencia de un riesgo de confusión y, por ello, la marca anterior no ha podido formular la necesaria oposición.
¿Y por qué ha fallado la búsqueda informática? Porque al tratarse de marcas creativas, imaginadas, no presentes en los diccionarios, esa búsqueda no ha encontrado referencias comparativas en que apoyarse, ni por ende riesgo de confusión.
¿Por qué entonces la OEPM se empeña en avisar a las marcas registradas anteriores de haber encontrado —valiéndose de una búsqueda informática claramente insuficiente dada la naturaleza creativa de las marcas— un riesgo de confusión con una marca solicitada? En la mayoría de los casos, esa búsqueda informática resulta ineficaz por estar los riesgos de confusión enmascarados en marcas creativas, imaginadas para ser únicas, que no se dejan comparar porque no hay referencias para ello.
Si el Estado no puede denegar de oficio la solicitud de una marca que contiene un riesgo de confusión enmascarado, no detectado en relación con una marca anterior, dada la creatividad de las marcas, ¿qué sentido tiene solicitar el registro de una marca directamente en la OEPM, si al mismo tiempo hay que contratar un servicio de vigilancia privado que la defienda contra el riesgo de confusión? Para evitar que el interesado considere que está a salvo de todo riesgo al solicitar el registro de su marca directamente ante la OEPM debería ser convenientemente advertido al solicitar su registro de que el riesgo de confusión no está asegurado y que, para asegurarlo, debe realizar la vigilancia por sí mismo. ¿Cómo? Encargándola a una entidad privada que sí asegure el riesgo de confusión. Desde aquí, la empresa apela a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para que deje de ofrecer la solicitud de marca simplemente con rellenar el solicitante un formulario, sin advertir abiertamente que, en caso de existir riesgo de confusión con una marca anterior, la OEPM no podrá denegar su registro si esa marca anterior no formula oposición. Y puesto que la “vigilancia” que la OEPM desarrolla es meramente a título informativo, no es posible reclamar responsabilidad por los perjuicios ocasionados.
Para que la vigilancia de marcas creativas tolere opciones comparativas conceptuales traducidas o no a idiomas comerciales, tendrían que haber sido estas opciones pronosticadas previamente. Por ese motivo, la Agencia de la Propiedad Industrial Heda Patentes y Marcas, S.L., en adelante Heda, ofrece un Programa de Vigilancia Específica © de marcas, amparado por derechos de autor, por el que elabora previamente a medida un plan de opciones comparativas específico para cada marca vigilada. La ventaja de este plan de vigilancia específica © es que puede ser contratado por las partes, el vigilante, Heda, y el vigilado, el propietario de la marca vigilada, comprometiéndose el vigilante, bajo la responsabilidad de dicho contrato, a encontrar todos los riesgos de confusión previstos que puedan surgir en el cruce informático entre la marca vigilada y cualquier marca posteriormente solicitada. Y no podrá ser vigilante, como pretende la OEPM, quien no puede defender una marca oponiéndose a que se conceda una solicitud de marca posterior confundible. Por ello, no es seguro encargar la tramitación de la marca a quien no la podrá vigilar puntualmente ni defender contra el riesgo de confusión, ni responder por daños y perjuicios ocasionados. Es más razonable dejar que sea el vigilante quien no solo asuma la defensa del riesgo de confusión realizando una vigilancia segura, contratada, responsable, sino también quien al mismo tiempo pueda actuar en nombre y representación del propietario de la marca anterior afectada de riesgo de confusión en defensa de sus derechos tanto en la vía administrativa como en la judicial.
La vigilancia específica © de Heda confecciona a medida, allí donde la búsqueda informática no es viable, un listado previo para cada marca vigilada que incluye todas las opciones comparativas fonéticas, coyunturales (género, número gramatical, unión o separación, conjugaciones verbales), sinonímicas parciales o totales y de traducción a idiomas comerciales también parciales o totales, que puedan confluir en la comparación de la marca vigilada con toda solicitud posterior de marca. Este listado previo, al ser las marcas creaciones imaginativas, requiere una atención específica que logre pronosticar todos los riesgos de confusión posibles, y ser elaborado en su caso no solo por expertos de Heda, sino también por la bien hallada colaboración del propietario de la marca vigilada. Tampoco Heda renuncia al apoyo de algoritmos conocidos como el phonetic o el synonym matching o la translate machine como medios para favorecer la inclusión en su listado previo de todas las opciones comparativas posibles.
Heda ejecuta diariamente un cruce informático del listado previo elaborado a medida para cada marca vigilada con todas las solicitudes de registro que obligatoriamente se publican en los boletines de marcas de la OEPM y de la EUIPO y en la gaceta de marcas internacionales de la OMPI, detectando todas las analogías previstas en el listado previo que coincidan (matching) en el referido cruce informático.
En caso de hallar alguna analogía lo advierte al propietario de la marca vigilada, adjuntando los aspectos gráficos, de color y los productos o servicios designados, para que sopese si debe oponerse o no. Esta oposición es responsabilidad del propietario de la marca vigilada, y no puede ser sustituida de oficio por la Administración, por ser la marca un bien privado. Que nadie piense que el Estado va a defender el derecho prioritario de una marca registrada frente a otra posteriormente solicitada ni siquiera en el caso en que esta fuera idéntica.
Heda contrata bajo su responsabilidad la ejecución de una vigilancia consistente en la aplicación diaria del cruce informático de un listado previo concreto, definido, íntegro, comprometiéndose a cumplir con lo estipulado en el contrato, que es detectar cualquier riesgo de confusión previsto en dicho listado previo. Si por circunstancias imprevistas fallara en este objetivo, la responsabilidad de Heda estaría asegurada por el seguro de responsabilidad civil de Heda. Pero también el propietario de la marca registrada podría contratar con su Compañía de Seguros un seguro contra el riesgo de confusión de la misma. Frente a todo esto está la vigilancia convencional que compara lo generalmente conocido con lo particular de la marca vigilada, y aunque emplee recursos de inteligencia artificial, su éxito será siempre limitado por no poder detectar afinidades entre marcas creativas, imaginativas que quebrantan los cánones establecidos y no se someten a las reglas de la informática.
Para conocer de antemano el plan de vigilancia específica © de una marca, se puede pedir confidencialmente una simulación anticipada que servirá no solo para conocer el listado previo de opciones comparativas que se va a emplear en el cruce informático diario entre esa marca y las marcas posteriormente solicitadas, sino también para en su caso modificar o completar a voluntad este listado previo.
Una vez elaborado, el propietario de la marca vigilada podrá encargar la vigilancia específica © de su marca a Heda, obligándose esta, por contrato, a su defensa frente a todo riesgo de confusión prevista en el plan específicamente elaborado.
Las grandes marcas, celosas a la hora de preservar su buena imagen saturada de publicidad, velan porque nadie les haga sombra. Para ello, cruzan informáticamente todos los aspectos comparativos potenciales de su marca con toda marca posteriormente solicitada y se oponen a su registro por riesgo de confusión. Es comparable a lo que hace Heda a nivel colectivo, cruzando informáticamente a diario todas las comparaciones posibles entre cada una de las marcas vigiladas y las solicitudes de registro que se publican en los boletines de marcas. Y al igual que la gran marca detecta todo riesgo de confusión posible.
Heda explota en exclusiva este plan de vigilancia específica © de marcas protegido por derechos de autor. Para conocerlo mejor se puede visitar su página web.
Para obtener la simulación de la vigilancia específica © de una marca que sirva para valorar su eficacia, se puede solicitar sin compromiso a aherrera@hedapatentes.com y se recibirá confidencialmente en el correo electrónico sin coste alguno.
El precio del servicio de vigilancia específica © de Heda es de 120 euros en un único pago para la elaboración del listado previo y 24 euros anuales a partir del segundo año, mientras no se dé de baja. Para suscribirse al servicio se debe solicitar la hoja de encargo que se remitirá por correo electrónico o bien se puede descargar desde la pestaña ‘Simulación’ en su página web. Aquellos que contraten la vigilancia específica © para su marca, podrán insertarla sin coste alguno en la pestaña de ‘Marcas Vigiladas’ de la referida web, junto con un eslogan publicitario o un resumen de sus productos o servicios, su teléfono o correo electrónico y un enlace de acceso a la propia página web de la marca vigilada.
